Sentencia 28 de mayo de 2015 – McDonald’s vs. Superintendencia de Industria y Comercio

SIGNO MACDOOGLAS – Improcedencia de su registro por tener similitud ortográfica y fonética con la marca MCDONALD´S previamente registrada y existir conexión competitiva

La marca registrada previamente MCDONLAD’S se encuentra formada por una (1) palabra, nueve (9) letras y una (1) sílaba. En cuanto a la marca cuestionada MACDOOGLAS, se encuentra conformada por una (1) palabra y diez (10) letras y una (1) sílaba. Así pues, atendiendo las reglas de cotejo marcario que indican que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, dicha regla no excluye en el análisis la verificación de la extensión de las palabras ni la identificación del número de sílabas. Lo anterior, por cuanto se encuentra que la coincidencia en estos aspectos puede incrementar la confusión. Además, de conformidad con esta misma regla de comparación aunque se debe analizar cada signo como un todo resulta importante en el cotejo marcario tener en cuenta también las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, en tanto que ello ayuda a entender cómo el signo es percibido en el mercado. En este asunto, esas notas confirman lo antes señalado, en el sentido que desde el punto de vista ortográfico existen las similitudes significativas. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes significativas entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan similares… Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos “MCDONALD’S” y “MACDOOGLAS”, advierte la Sala que en este caso se presenta una similitud ortográfica y fonética… Según se observa, se trata de marcas que identifican productos y servicios de las clases 29, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales tienen los mismos canales de comercialización y el mismo tipo de consumidores, lo anterior se traduce en que la coexistencia en el mercado de los signos en conflicto generaría confusión en el público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 225 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 228 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 229

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 51548 DE 2009 (6 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 51546 DE 2009 (6 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 51547 DE 2009 (6 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015)

Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00174-00

Actor: MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA

La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, que interpuso la sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD., contra las siguientes resoluciones proferidas el 6 de octubre de 2009 por la Superintendencia de Industria y Comercio 51546[1], 51547[2], 51548[3].

I.- LA DEMANDA

La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad relativa ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.- Pretensiones.

“1. Que es nula la Resolución N° 51548 del 6 de octubre de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de apelación presentado por el solicitante Douglas Salazar Medina, se revocaron los artículos 2° y 3° de la Resolución N° 10341 de 27 de febrero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MCDONALDS INTERNATIONAL PROPERTY COMOANY LTDA., y se concedió el registro de la marca MACDOOGLAS, para distinguir “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, esencialmente los servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo”, servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que es nula la resolución N° 51546 del 6 de octubre de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de apelación presentado por el solicitante Douglas Salazar Medina, se revocaron los artículos 2° y 3° de la Resolución N° 10328 de 27 de febrero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MCDONALDS INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTDA., y se concedió el registro de la marca MACDOOGLAS, para distinguir “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que es nula la resolución N° 51547 del 6 de octubre de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de apelación presentado por el solicitante Douglas Salazar Medina, se revocaron los artículos 3° y 4° de la Resolución N° 10343 de 27 de febrero de 2009, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos, se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MCDONALDS INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTDA., y se concedió el registro de la marca MAC DOOGLAS, para distinguir “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina”, servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones 51548, 51547 y 51546, atrás indicadas, se ordene la cancelación de los certificados de registro números 389929, 389927, 389928 que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió para la marca nominativa MACDOOGLAS para distinguir productos y servicios de las clases 43, 29 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Intelectual la sentencia que se dicte en este proceso.

Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del C.C.A.”[4]

2.- Fundamentos de hecho

El 26 de octubre de 2007 el señor Douglas Salazar Medina presentó la solicitud de registro de la marca nominativa MACDOOGLAS para amparar productos y servicios comprendidos en las clases 29, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

A cada solicitud se le asignó un número de expediente, así: I) 07.113.227 para los productos de la clase 29; II) 07.113.231 para los servicios de la clase 35; y III) 07.113.223 para servicios de la clase 43.

Una vez publicadas tales solicitudes en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., presentó escritos de oposición a las solicitudes de registro.

A través de la Resoluciones números 10328, 10343 y 10341 del 27 de febrero de 2009 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio I) declaró la notoriedad del signo MCDONALD’S; II) declaró fundada la oposición; y III) negó el registro de la marca MACDOOGLAS para identificar productos y servicios en las clases 29, 35 y 43 de la Clasificación internacional de Niza.

Contra las anteriores resoluciones el señor Douglas Salazar Medina interpuso, en su calidad de solicitante, interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación.

Mediante Resoluciones números: 26457, 26464 y 26467 del 28 de mayo de 2009 se resolvieron los recursos de reposición confirmando la decisión inicial.

Mediante Resoluciones números 51548, 51547 y 51546 el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual resolvió los recursos de apelación revocando la decisión inicial y en su lugar: I) declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MCDONALDS; y II) concedió el registro de la marca MACDOOGLAS nominativa para amparar productos comprendidos en la clase 29, y servicios en las clases 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.- Normas violadas y concepto de la violación

La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 134 literal a), 136 literales a) y h), 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos:

Aseguró que la sociedad Mcdonald’s International Property Ltd., es titular de la marca MCDONALD’S (nominativa y mixta) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 25, 29, 30, 31, 32, 42 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, mediante certificados obtenidos con anterioridad a la solicitud de registro del signo MACDOOGLAS (nominativa) por parte del señor Douglas Salazar Medina.

Recordó que la Superintendencia de Industria y Comercio ha reconocido el carácter de notorio de la marca McDonald’s.

Indicó que los titulares de los signos en conflicto son competidores directos en el mercado, por cuanto se dedican al negocio de venta de comida rápida, con especial énfasis en la venta de hamburguesas.

Sostuvo que la coexistencia de los signos en conflicto generaría confusión directa e indirecta) en el público consumidor en tanto presentan similitud en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico.

Agregó que permitir la coexistencia de los signos enfrentados en el mercado además de generar confusión en el público consumidor permitiría obtener un provecho al titular del signo MACDOOGLAS, menoscabando los derechos de la sociedad demandante.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La NACION – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante de conformidad con los siguientes argumentos:

Señaló que los signos enfrentados no son idénticos, en tanto están compuestos elementos que aportan distintividad y permiten su identificación e individualización.

Sostuvo que al realizar el examen de confundibilidad, siguiendo las reglas del Tribunal Andino, se pude concluir válidamente que entre los signos enfrentados no existe similitud ortográfica, fonética o ideológica.

Aseguró que el consumidor medio sabrá distinguir entre los signos enfrentados al apreciarlos en conjunto, con lo cual no se viciará su consentimiento.

Agregó que al no generar confusión en el público consumidor no es necesario analizar si existe relación en los productos y servicios que amparan los signos objeto de estudio.

Concluyó que en el sub examine no concurren los presupuestos para que se configure la causal de irregistrabilidad señalada, dado que el signo concedido en registro no es una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de las marcas del demandante.

III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO

Según consta en el expediente, pese a haber sido notificado de la admisión de la demanda en tercero no hizo manifestación alguna[5].

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

5.1. La sociedad McDonald’s International Property Company Limited[6] y la Superintendencia de Industria y Comercio[7], respectivamente, reiteraron los mismos argumentos consignados en la demanda y su contestación.

5.2. El tercero interesado y el Ministerio Público guardaron silencio.

V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 113-IP-2012 de fecha 17 de octubre de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular:

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar un signo denominativo y un mixto, se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina, y establecidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

En el caso del signo integrado por partículas en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto que distingue, la denominación no será registrable.

Los signos pueden estar conformados por partículas de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

La Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.

Debe tenerse en cuenta que de no probarse la notoriedad alegada, corresponderá analizar la conexión competitiva de los signos confrontados.

Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y los servicios que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan la derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

VI-. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- El objeto del litigio

Por virtud de lo dispuesto en los actos administrativos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las observaciones presentadas por la sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD., frente a la solicitud de registro de la marca MACDOOGLAS (nominativa), a nombre del señor DOUGLAS SALAZAR MEDINA, para distinguir productos de la clase 29 y servicios de las clases 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, concediéndole el registro que ahora es objeto de impugnación en el presente proceso.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si las decisiones administrativas adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio contradicen o no las siguientes disposiciones, que a juicio del Tribunal Andino de Justicia, son las que aplican en este caso particular y concreto, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

DECISIÓN 486

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…)

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

(…)

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

(…)”.

2.- Las marcas nominativas en conflicto

Las marcas mixtas a cotejar son las siguientes:

Marca previamente registrada signo solicitado en registro

MCDONALD’S MACDOOGLAS

La primera de las marcas se encuentra registrada a nombre de la sociedad MCDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY LTD., en las clases 29, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, al igual que el signo concedido en registro.

Hecha las anteriores precisiones y a efectos de brindar una mayor claridad, resulta pertinente relacionar a continuación el tipo de productos que forman parte de cada una de las clases marcarias anteriormente enunciadas:

CLASE	PRODUCTOS Y SERVICIOS AMPARADOS
29	Carne, pescado, aves y caza
35	Publicidad y negocio
43	Servicios de restauración (alimentación)

4.- Análisis

La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

Así mismo, establece criterios para determinar la notoriedad de un signo distintivo y la protección contra su uso y registro no autorizado.

Respecto de la notoriedad de una marca, la Sala encuentra necesario precisar dicho concepto teniendo como fundamento la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andina así:

“La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de ‘notorio’ es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

La gran diferencia que añade la Decisión 486 al régimen de propiedad industrial pasado (Decisión 344) sobre la notoriedad es el hecho que no es necesario el registro del signo para que éste sea considerado notorio, tal como lo establece el artículo 229 de la Decisión 486.

Asimismo, el artículo 136, literal h), prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servicios que éste distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, se perciba un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario.

Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Para determinar la notoriedad de una marca, tal como se ha indicado, es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca. Así, serán considerados sectores pertinentes (1) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo, (2) las personas que participen en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique y (3) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad; en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.

De otro lado, corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos; siendo, la carga de la prueba de notoriedad a quien la alegue.

El ámbito de protección de la marca notoria.

En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Así las cosas, corresponde a la Sala analizar si del material obrante en el expediente puede concluirse válidamente la notoriedad de la marca MCDONALD’S para identificar productos comprendidos en la Clase 29 y, los servicios de las clases 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza:

Dentro de las pruebas allegadas por la parte actora se destaca la copia de las resoluciones censuradas en tanto revocaron los numerales 2° y 3° de los actos primigenios, dejando en firme entre otros el numeral primero de cada una de ellas, esto es, la declaratoria de “notoriedad del signo MCDONALD’S (nominativo) de propiedad de la sociedad McDonald’s International Property Company Ltd., para identificar comidas rápidas y los establecimientos de las cuales ellas se comercializan”, en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2006[8].

Adicionalmente se encuentra el material fotográfico de los establecimientos, empaques y productos amparados y, ofrecidos por el señor Douglas Medina Salazar en los que se evidencia que esencialmente se trata de venta de comida rápida, especialmente hamburguesas[9].

Finalmente el material fotográfico de los establecimientos, empaques y productos amparados y, ofrecidos por la sociedad actora.

Lo anterior permite concluir que la marca “MCDONALD’S” de la actora, al ser considerada como notoriamente conocida, la que según la jurisprudencia reiterada de la Sala debe gozar de una protección especial respecto a las marcas comunes, sin importar la clase de producto o servicio de que se trate, que el signo solicitante pretenda distinguir en el mercado y el territorio en que haya sido registrado. De manera que si se permite la coexistencia del signo cuestionado con la marca notoriamente conocida de la actora, puede llegarse a generar un riesgo de confusión o de asociación, la dilución de su fuerza distintiva o a deteriorar sus valores comerciales y publicitarios[10].

De otro lado, respecto de la confusión que podría originar en el publico consumidor la coexistencia de los signos enfrentados la Sala encuentra que de acuerdo con el Tribunal Andino se debe proceder al cotejo de los signos para luego determinar si existe o no grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto.

En ese orden de ideas, se debe identificar la prevalencia que tienen los elementos gráficos y denominativos en los signos, esto es, cuál de ellos impacta con más fuerza la mente del consumidor.

La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo.

En este caso, para la Sala no cabe duda que el elemento predominante es el nominativo, la fuerza de las palabras hace que el signo se perciba con mayor trascendencia cuando es pronunciado.

Siendo el elemento predominante el denominativo, siguiendo las reglas trazadas por la doctrina y la jurisprudencia, la Sala deberá acudir a aquellas dadas para el cotejo de marcas denominativas según los criterios allí señalados, que se pueden resumir así:

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En ese mismo sentido, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud:

“La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”[11]

De conformidad con las reglas trazadas, la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden, a fin de establecer si existe identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor.

Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente manera:

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA

M	C	D	O	N	A	L	D	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONA

M	A	C	D	O	O	G	L	A	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

De la comparación se desprende lo siguiente:

La marca registrada previamente MCDONLAD’S se encuentra formada por una (1) palabra, nueve (9) letras y una (1) sílaba.

En cuanto a la marca cuestionada MACDOOGLAS, se encuentra conformada por una (1) palabra y diez (10) letras y una (1) sílaba.

Así pues, atendiendo las reglas de cotejo marcario que indican que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, dicha regla no excluye en el análisis la verificación de la extensión de las palabras ni la identificación del número de sílabas.

Lo anterior, por cuanto se encuentra que la coincidencia en estos aspectos puede incrementar la confusión. Además, de conformidad con esta misma regla de comparación aunque se debe analizar cada signo como un todo resulta importante en el cotejo marcario tener en cuenta también las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, en tanto que ello ayuda a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

En este asunto, esas notas confirman lo antes señalado, en el sentido que desde el punto de vista ortográfico existen las similitudes significativas.

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes significativas entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan similares. Lo anterior se puede apreciar a continuación:

MCDONALDS – MACDOOGLAS – MCDONALDS – MACDOOGLAS – MCDONALDS – MACDOOGLAS – MCDONALDS – MACDOOGLAS – MCDONALDS – MACDOOGLAS – MCDONALDS – MACDOOGLAS – MCDONALDS – MACDOOGLAS – MCDONALDS – MACDOOGLAS –

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que las marcas en conflicto son signos de fantasía, que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no pueden compararse desde este aspecto.

Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos “MCDONALD’S” y “MACDOOGLAS”, advierte la Sala que en este caso se presenta una similitud ortográfica y fonética.

Lo anterior, constituye un argumento adicional para decretar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Finalmente, en cuanto a la conexión competitiva entre los productos o servicios la Sala encuentra pertinente recordar la definición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir.”[12]

Según se observa, se trata de marcas que identifican productos y servicios de las clases 29, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales tienen los mismos canales de comercialización y el mismo tipo de consumidores, lo anterior se traduce en que la coexistencia en el mercado de los signos en conflicto generaría confusión en el público consumidor.

Así las cosas, para la Sala, en el presente caso se configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A :

PRIMERO: DECLÁRAR la nulidad de las Resoluciones números 51546, 51547, 51548 del 27 de febrero de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “MACDOOGLAS” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clases 29, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidenta

MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

GUILLERMO VARGAS AYALA

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Ausente con excusa

[1] Por la cual se resuelve un recurso de apelación en el trámite del expediente administrativo N° 07-113227 (Folios 17 a 23 del expediente).

[2] Por la cual se resuelve un recurso de apelación en el trámite del expediente administrativo N° 07-113231 (Folios 25 a 35 del expediente).

[3] Por la cual se resuelve un recurso de apelación en el trámite del expediente administrativo N° 07-113223 (Folios 9 a 15 del expediente).

[4] Folios 42 a 43 del expediente.

[5] Folios 82 a 87 del expediente.

[6] Folios 210 a 267 del expediente.

[7] Folios 197 a 209 del expediente.

[8] Resoluciones número 10328, 10341 y 10343 proferidas el 27 de febrero de de 2009 por la Superintendencia de industria y Comercio.

[9] Folios 50 a 52 del expediente.

[10] M.P.: María Elizabeth García González. Actor: Ferris Enterprises Corp. Sentencia del 1° de agosto de 2013.

[11] Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2010

[12] Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 1028 de 14 de enero de 2004.