Acuerdos de coexistencia marcaria: La disputa entre el interés privado y el orden público

La decisión andina 486 de 2000, en su artículo 159 introduce la figura de los acuerdos de coexistencia marcaria. La figura propone que, cuando quiera que existan registros de una marca idéntica o similar para la comercialización de los mismos productos o servicios a nombre de diferentes titulares, las partes están habilitadas a suscribir acuerdos para que se permita la comercialización de estos, configurándose así una excepción a su prohibición de comercialización.

 

La figura ha sido definida por el Tribunal Andino de Justicia como: Instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares”[1]. De ello resulta claro que la voluntad detrás de esta disposición normativa es dar solución a los eventuales litigios y conflictos entre los titulares de marcas similares o coexistentes haciendo uso de la autonomía de la voluntad. Pese a ello, debemos preguntarnos ¿Cuál es el alcance de la autonomía de la voluntad frente a este tipo de convenciones?

 

En primer lugar, debe puntualizarse que estos acuerdos no son producto de una coexistencia marcaria de hecho y, en consecuencia, el acuerdo no versará sobre hacer o no nugatoria la causal de irregistrabilidad relativa, contenida en el artículo 136 de la mencionada Decisión. Por lo tanto, deberá tenerse presente que será procedente la suscripción de estos acuerdos cuando existan de registros marcarios similares o idénticos referidos a la comercialización de los mismos bienes o servicios en diferentes Estados miembro de la Comunidad Andina de Naciones.

 

Estos acuerdos, en tanto manifestaciones de la autonomía de la voluntad permitirán a los titulares de estos registros marcarios regular su relación en torno a los derechos de exclusividad para su explotación; regulación que esencialmente estará orientada a la restricción voluntaria del ejercicio de derechos conferidos por la normativa andina en materia marcaria[2]. No obstante, la relevancia de los derechos derivados de la propiedad industrial hace que el asunto trascienda a los terrenos del orden público económico, verbigracia, la protección al consumidor y el derecho de la competencia. Es por ello que el artículo 159 mencionado prevé unos requisitos mínimos para la suscripción de estos acuerdos: i) Tomar previsiones necesarias para evitar la confusión en el consumidor, ii) Respetar las normas sobre prácticas restrictivas de la competencia y iii) Inscribir el acuerdo ante la autoridad nacional de competencia correspondiente.

 

Tales requisitos parecen razonables ante la repercusión de este tipo de acuerdos en el mercado, sin embargo ¿Son suficientes para proteger el mercado? O ¿Son un obstáculo para la regulación de derechos disponibles de las partes? Pues bien, ciertamente parece una cuestión difícil de dilucidar.

 

La protección del consumidor ha sido, sin lugar a duda, el talón de Aquiles de estos acuerdos. La Superintendencia de Industria y Comercio ha tomado una postura rígida frente a los mismos y, a causa de ello, los titulares de registros marcarios se han visto en la imposibilidad de registrar los acuerdos de coexistencia. La entidad ha sostenido que los acuerdos de coexistencia per se no evitan el riesgo de confusión[3], y aunque la norma prevé como requisito que se tomen medidas para evitar dicho riesgo, ninguna medida parece suficiente para satisfacer esta necesidad. Incluso, parece necesario buscar una definición de confusión; el Consejo de Estado – citando al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina- ha dicho que: “(…)Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate”[4].

 

Lo expuesto no permite una mayor comprensión de las medidas que deberían tomarse en la suscripción de los acuerdos de coexistencia, más aún cuando se han identificado dos tipos de confusión, una directa y otra indirecta: (…) La directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”[5]. Entonces, ¿Cuál riesgo buscan evitar las medidas a que se refiere el artículo 159? ¿Es suficiente la inscripción del acuerdo para mitigar estos riesgos de confusión?

 

A criterio propio, estos acuerdos más allá de ser mecanismos para evitar la infracción de derechos marcarios, terminan siendo instrumentos para evitar el surgimiento de controversias entre empresarios. Sin demeritar su utilidad con relación a la salvaguarda de intereses privados, consideramos que representa una serie de riesgos importantes para el interés público y que puede escapar a las posibilidades del empresario cumplir satisfactoriamente con las normas de protección al consumidor, salvo que se haga un exigente ejercicio de delimitación de productos, y las normas de competencia- evitando incurrir en acuerdos de repartición geográfica de mercados-.

 

Así las cosas, es un acuerdo entre privados que, aún con las ventajas que pueda acarrear, trae muchos cuestionamientos en materia normativa y que, gracias a sus dificultades prácticas y regulatorias, no permite una satisfacción entera de ninguno de los intereses que en él confluyen, el privado y el público. Probablemente, responda más a una tendencia globalizadora y de flexibilización del principio de territorialidad marcaria, pero que deberá ser configurada de manera tal que la protección del consumidor y de la libre competencia no represente un obstáculo en el proceso de regular relaciones jurídico-patrimoniales entre los titulares de registros marcarios, y sea un medio suficiente para tal fin.

[1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Proceso 104-ip-2003

[2] Ello se explica de la estructura de los acuerdos de coexistencia, según lo explicado por CONTRERAS RAMÍREZ, NICOLÁS quien al hablar de la estructura de los acuerdos de coexistencia hace referencia a la necesidad de incluir “cláusulas de no impugnación”, las cuales consisten en establecer obligaciones de no hacer para las partes, es decir convenir la renuncia de ejercer los derechos que la normativa andina confiere a los titulares de un régimen marcario. (CONTRERAS RAMÍREZ, NICOLÁS (2010). Acuerdos de coexistencia marcaria en la normativa andina. En Cámara de Comercio Colombo Americana (1ª Ed), .Lecciones de derecho marcario (pp 21-31). Bogotá, Colombia: Editorial Universidad del Rosario).

[3] Superintendencia de Industria y Comercio, superintendente delegado para la Propiedad Industrial, Resolución 27950 de julio 31 de 2008.

[4] CONSEJO DE ESTADO. Sentencia No. 200500003 de 25 de julio de 2013.

[5] CONSEJO DE ESTADO. Sentencia No. 200500003 de 25 de julio de 2013.