Derecho

29 de marzo de 2019

CROCS Y EVACOL: LA HISTORIA CONTINÚA.

Por: Diego Andrés Solano Osorio

En recientes días la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la Superintendencia), en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales determinó que la sociedad EVACOL S.A.S. (en adelante EVACOL), a través de sus productos identificados bajo la referencia Zueco 084, Zueco 078 y Zueco 078-07 infringió el derecho marcario concedido a la sociedad CROCS INC. (en adelante CROCS)[1], sobre la marca tridimensional que a continuación se exhibe:

(Imagen No. 1) 

Como consecuencia de la comprobación de la infracción, ordenó a la sociedad EVACOL el retiro de los productos de las referencias anteriormente mencionadas en sus distintos canales de comercialización, directos e indirectos.

Sin embargo, más allá de discutir las razones sobre las cuales la Superintendencia fundamentó su decisión, que se encuentran ajustadas en derecho y se alinean a los principios reinantes en el sistema marcario colombiano y las particularidades en la que se cimenta la acción por infracción marcaria, es necesario reconstruir la batalla jurídica que se ha dado entre EVACOL y CROCS en el curso de los últimos años en el mercado colombiano con el fin de entender que se trató de una consecuencia natural de otras actuaciones previamente ejecutadas por parte de CROCS.

Como uno de los grandes antecedentes, se ha reconocido por la Superintendencia en distintas instancias, tanto en la Delegatura para la Propiedad Industrial[2] como la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, que EVACOL tiene presencia en el mercado colombiano desde tiempo atrás, incluso mucho antes del registro marcario tridimensional concedido a CROCS.

En el curso del proceso judicial, se encontró probado que EVACOL había comercializado los productos infractores con anterioridad a la concesión de la marca de CROCS, años 2014, 2015 y parte del 2016, argumento que no es válido en una acción de infracción marcaria, porque como lo reconoce el juez del caso, el otorgamiento del registro marcario a favor de su titular conlleva la posibilidad de excluir a todo agente de mercado que utilice estos signos distintivos de manera posterior a la concesión del derecho de propiedad industrial[3].

Estableciéndose de esta forma, que si el agente que venia usando un signo similar o semejante de manera anterior y no había obtenido el registro de este y ni siquiera lo había solicitado, deberá respetar la exclusividad concedida por el registro de la nueva marca, generando en la práctica que no lo pueda volver a usar si este resulta violatorio del nuevo signo distintivo registrado. Esto se desprende de la naturaleza registral de nuestro sistema marcario, entiendose que la exclusividad nace a partir del registro concedido por la autoridad competente. Quedandole como herramienta única buscar la cancelación del nuevo registro marcario.

Y para aquellos agentes que entren al mercado de manera posterior, será más obvio aún, que deberán respetar los signos distintivos previamente registrados por otros competidores.

Como antecedente a este litigio, encontramos que al revisar en el Sistema de Propiedad Intelectual (en adelante SIPI), EVACOL intentó registrar como modelo industrial en el año 2012, un diseño de similares características a la marca concedida a CROCS en el año 2016[4].

Solicitud que fue negada por el Director de Nuevas Creaciones, puesto que se comprobó que el diseño objeto de estudio no cumplía el requisito de “novedad”[5], ya que presentaba similares características al diseño de la referencia “Crocs Imazine”, cuyo antecedente se remitía al año 2010, lo que permitía perder cualquier novedad a la solicitud de registro.  A continuación un aparte de ese estudio, en la parte superior el diseño que se pretendía registrar, en la parte inferior el diseño de la referencia Crocs Imazine.

(Imagen No. 2)

Sobre esto hay que mencionar, que al pretender el registro de este modelo como un diseño industrial, implica un estudio riguroso por parte de la entidad evaluadora de la misma, pues debe verificar que este modelo cumpla con el requisito de novedad. En consecuencia, no se debe permitir apropiar y por ende generar derechos exclusivos a un titular de derechos de propiedad industrial sobre aquellos diseños industriales que ya existen y que son previamente utilizados por otros agentes de mercado, o cuando este solo presente diferencias secundarias sobre realizaciones anteriores, y cuya creación no se le pueda imputar precisamente a esa empresa solicitante, tal y como ocurrió en este caso[6].

Sin embargo, esta negativa al registro del diseño industrial a EVACOL no trajo como consecuencia que esta empresa pudiese dejar de fabricar y producir las referencias sujeto a estudio, sino que simplemente le negó la posibilidad de apropiarse y adjudicarse la titularidad de este, y por ende, la negativa a la exclusividad en la producción de estos diseños.

A pesar, de no mencionarse en las evaluaciones de las solicitudes de diseño industrial iniciadas por EVACOL, CROCS no ha solicitado la protección de estos modelos en el territorio colombiano bajo la modalidad de diseño industrial, simplemente se comprobó que había modelos existentes situación que le quitaba la novedad a las solicitudes de EVACOL.

De esta forma, a pesar de que EVACOL no logró el registro de este diseño industrial, no le impidió seguir fabricándolo, situación que se vio interrumpida e impactada en el año 2016, cuando a CROCS se le confirió el registro de la marca tridimensional expuesto en la imagen No. 1, mediante Certificado No. 534245.

Registro que le otorgó a CROCS los derechos de exclusividad sobre la utilización del signo distintivo, e imponía a terceros la no utilización de este, so pena de someterse a una acción de infracción marcaria, la cual se concretó en la decisión reciente de la delegatura de asuntos jurisdiccionales derivada de la demanda interpuesta por CROCS contra EVACOL.

Sobre este aspecto, el juez del caso determinó que era cierto que EVACOL haya participado en el mercado colombiano con anterioridad a la concesión del registro marcario, sin embargo, esta situación no le otorgaba ninguna protección frente a la acción marcaria de CROCS. Así entonces, si bien EVACOL ha obtenido el registro de diversos diseños industriales, ninguno de ellos recaía sobre el modelo por cuyo objeto tenía la acción en estudio, motivo por el cual carecía de toda protección exclusiva.

Otro aspecto clave, que se menciona en la decisión reciente, es que se hace claridad que mientras exista y se mantenga vigente la Resolución 12383 del 17 de marzo de 2016 que otorgó el derecho de exclusividad de la marca tridimensional a CROCS, esta empresa podrá iniciar las acciones tendientes a protegerla. Se debe hacer mención, que esta Resolución se encuentra demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, la cual está evaluando la legalidad de esta, demanda que cambiaría el curso de futuras acciones por parte de CROCS en el caso que se probara que la protección que otorgó la Superintendencia en su delegatura de Propiedad Industrial fue indebida y sin fundamento.

En el entendimiento de esta Resolución, la Superintendencia estableció que CROCS logró demostrar que el diseño de su referencia podía ser protegible no por vía de diseño industrial, sino como una marca de carácter tridimensional, debido a la distintividad de este y el reconocimiento del consumidor del producto, estableciéndose que el modelo iba más allá de la forma común y usual de presentación de los productos de su género, y que cumplía la función marcaria, es decir, poder asociar la marca a su origen empresarial. Argumentos con los que EVACOL no estuvo de acuerdo, e inició la acción judicial respectiva de nulidad.

De lo aquí expuesto, quedan varias preguntas que se van a ir dilucidando en los siguientes años:

  • ¿Podrá EVACOL lograr que el Consejo de Estado decrete la nulidad de la Resolución que concedió el registro marcario a la marca tridimensional a favor de CROCS?

 

  • EVACOL ha iniciado una acción de cancelación por vulgarización contra el registro de la marca tridimensional de CROCS, ¿Triunfará EVACOL?

 

  • ¿Qué va a pasar con las otras marcas tridimensionales otorgadas a favor de CROCS? ¿Emprendió o emprenderá otras acciones contra sus competidores por el uso de estas?

Adenda: La protección de las marcas tridimensionales ha generado gran controversia en la doctrina internacional y trae grandes consecuencias prácticas para el funcionamiento del mercado. A diferencia de la protección de invenciones, tal y como ocurre con el diseño industrial, la exclusividad sobre estas invenciones se concede por un tiempo limitado, lo que permite que a su expiración caigan al dominio público. Entre tanto, la protección marcaria se podrá prolongarse de manera ilimitada, pues podrán renovarse de manera continua por su titular.

En este sentido ¿Con la concesión de la marca tridimensional la Superintendencia le garantizó a CROCS la presencia ilimitada en el mercado colombiano y el derecho exclusivo a explotarla sobre esa referencia? ¿Qué hará el Consejo de Estado?

[1] Registro marcario concedido mediante Resolución 12383 del 17 de marzo de 2016.

[2] Dependencia encargada de llevar a cabo el registro de los distintitos signos distintivos en un trámite administrativo.

[3] Decisión 486 de 2000. Artículo 155.

[4] Expediente No. 1056617.

[5] Decisión 486. Artículo 124. “..cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud”.

[6] Se han encontrado que existen otras solicitudes de EVACOL donde trató de registrar como diseño industrial modelos que presentaban características similares a los productos de CROCS. Sobre el particular se puede consultar los Expedientes No. 13283852, 13283871.