15 de enero de 2026
LA MALA FE COMO CAUSAL DE NULIDAD EN EL REGISTRO MARCARIO
Por: Isabella Bolívar Ramírez*
- Introducción
En junio de 2025 terminó la disputa judicial entre el futbolista brasileño Vinícius Jr. y un empresario gallego. La controversia versó sobre la nulidad del registró de la marca “VINICIUS” para la clase 25 de la Clasificación de Niza realizada por el empresario. El Juzgado Mercantil número 1 de A Coruña, emitió cuatro sentencias entre 2023 y 2025, favorables al futbolista, en las que expuso los requisitos de la acción de nulidad absoluta por mala fe del registro de marcas, consagrada en el artículo 51 de la Ley española 17 de 2001.
En Colombia, la Decisión 486/2000 de la Comunidad Andina de Naciones regula lo relativo a qué constituye marca y cuáles son las causales de nulidad absoluta y relativa del registro marcario, entre otros asuntos de Propiedad Industrial[1]. De manera que se analizará que tratamiento ha tenido la mala fe como causal de nulidad en el registro marcario, en comparación con el tratamiento español. De modo que se tomará como base el caso del futbolista Vinícius Jr., con el fin de analizar el impacto que ha tenido la mala fe como causal de nulidad del registro marcario en España y en comparación con Colombia.
2. Nulidad absoluta por Mala fe en el caso Vinícius Jr.
La Sentencia 00033/2023 del Juzgado Mercantil número 1 de A Coruña, resuelve la acción de nulidad absoluta ejercida por el futbolista, con fundamento en el literal b del artículo 51 de la Ley de Marcas que establece lo siguiente[2]:
“el registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca:
a) Cuando contravenga lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley .
b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe» .
El literal b, permite que el afectado pueda pedir la nulidad del registro cuando considere que el solicitante actúo de mala fe. Para que la actuación se considere contraria a la buena fe, de acuerdo con la sentencia, el concepto debe abordarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada caso, de manera que los factores a valorar pueden ser múltiples en atención al caso en concreto. De todos modos, la SAP[3] de Barcelona, Sección 15ª, del 14 de marzo de 2019 ha incluido factores usuales para determinar la mala fe, como:
“1) el conocimiento por parte del solicitante de la marca de la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico,
2) la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca; el conocimiento de que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que pueda dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; y
3) la utilización por el tercero de un signo que goce de cierto grado de protección jurídica con el que puede generarse la confusión.”
Estos factores deben ser concurrentes al momento de la presentación de la solicitud del registro de marca, toda vez que, a consideración de la jurisdicción ordinaria española, permiten evidenciar su propósito malintencionado. Sobre el caso en concreto la sentencia señala que se infiere la intención deshonesta toda vez que el empresario presentó la solicitud de registro de la marca denominativa “VINICIUS” el 12 de noviembre de 2018, fecha en la cual, el futbolista ya era reconocido y su nombre gozaba de prestigio, y fecha en la cual ya existía un registro de marca comunitaria prioritaria para la misma clase, que se le concedió al demandante en 2017.
Además encontró que el registro de “VINICIUS” si tiene similitud con el registro ya realizado por el demandante de “VINICIUS JR.” y genera un riesgo de confusión en los consumidores pues podría inclinarlos a pensar que los productos comercializados por esa marca, tienen relación directa con la persona reconocida.
En otro fallo en el que se determinaba la anulación del registro marcario por mala fe, el Tribunal español señaló que: “La intención del solicitante de una marca es un factor subjetivo que, sin embargo, debe ser determinado de forma objetiva por las autoridades administrativas y judiciales competentes. Por consiguiente, toda alegación de mala fe debe examinarse globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes del asunto de que se trate.”[4] De forma tal, que esas consideraciones fácticas particulares del caso en concreto permite al juez con mayor libertad determinar que constituye un registro de mala fe y que no, protegiendo de forma amplia al afectado.
3. Nulidad relativa por mala fe Decisión 486/2000
Ahora bien, es importante mencionar que lo anterior no se contrapone a la Decisión 486/2000 y a lo dicho por la CAN en cuanto al registro marcario de mala fe, toda vez que cuando el registro de una marca no persigue el propósito jurídico previsto y, además, tiene como finalidad causar un perjuicio injustificado a terceros, se configura lo que se conoce como un registro de mala fe.
Esta figura ha sido desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y se encuentra prevista expresamente en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como una causal de nulidad del registro marcario, de la siguiente manera:
“Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”
De igual modo, siguiendo una decisión 339-IP-2021 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina desarrolla la causal por mala fe, como una causal de nulidad relativa del registro. Y se señala que:
“El análisis que se realice debe partir de «indicios razonables>que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.”[5]
De esta manera, la CAN acude a la prueba indiciaria o, como se menciona en la decisión, a los indicios razonables que conlleven al convencimiento de que su propósito era parasitario o en contravención del tercero. Advirtiendo que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad distintiva, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que se pretende registrar, generaría un típico acto de mala fe.[6]
4. Conclusión
En suma, tanto el derecho español como el andino han reconocido la relevancia de la buena fe como principio rector en materia marcaria, pues el registro de un signo no puede responder a propósitos desviados del objeto jurídico que persigue la institución de la marca.
El caso del futbolista Vinícius Jr. evidencia el tratamiento legal español riguroso cuando se presentan registros obtenidos con intención parasitaria, esto es, cuando el solicitante pretende aprovecharse de la reputación, distintividad o prestigio ajeno.
Mientras que en España la mala fe se configura como una causal de nulidad absoluta, con un enfoque casuístico que otorga al juez un margen valorativo amplio para identificar la intención deshonesta, en el marco de la Decisión 486 de 2000 la Comunidad Andina de Naciones la contempla como una causal de nulidad relativa, que debe fundarse en la existencia de indicios razonables que demuestren la intención de aprovechar indebidamente la capacidad distintiva del signo.
De esta manera, en ambos sistemas prevalece la necesidad de garantizar la lealtad y la transparencia en el registro, protegiendo al titular legítimo frente a actuaciones contrarias a la buena fe.
Por tanto, puede concluirse que la mala fe en el registro marcario, tanto en España como en Colombia bajo la normativa andina, representa una figura indispensable para salvaguardar no solo los intereses particulares del titular, sino también el equilibrio y la confianza en el sistema marcario.
* Estudiante de quinto año de derecho y monitora del Departamento de Derecho de la Empresa y los Mercados
[1] Establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
[2] Tribunal de lo Mercantil nº 1 de A Coruña. (13 de junio de 2023). Sentencia nº 00033/2023, Rec. 96/2022. CENDOJ 15030470012023100002; ECLI ES:JMC:2023:1853; ROJ SJM C 1853:2023. Recuperada de https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-juzgado-lo-mercantil-coruna-a-13-6-23-48533735
[3] Audiencia Provincial de Barcelona, máximo órgano judicial de la provincia de Barcelona.
[4] Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, asunto C-529/07, EU:C:2009:361, apartados 37 y 42.
[5] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2021). Proceso 339-IP-2021. Recuperado de https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/339_IP_2021.pdf
[6] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2021). Proceso 339-IP-2021. Pag 16 Recuperado de https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/339_IP_2021.pdf