UNAS ANOTACIONES DEL CASO FRISBY, DESDE LA COMPETENCIA DESLEAL – PARTE Il

Por: Dionisio Manuel de la Cruz Camargo

En esta segunda parte, nos referiremos al acto de confusión pero desde la perspectiva de la legislación española y a una posible confusión, a pesar de tratarse de productos en mercados diferentes y finalizaremos esta aproximación inicia con el análisis de un posible acto de explotación de la reputación ajena desleal.

3.2 La confusión desde la legislación española

La normatividad española tiene especiales particularidades ya que no sólo contiene el acto de confusión en el artículo 5 de su ley de competencia desleal, sino que también tiene tipificadas prácticas comerciales desleales específicas para con los consumidores, dentro de ellas prácticas engañosas por confusión hacia los consumidores en los artículo 20 y 25 de la Ley 3 de 1991.

En lo que concierne al articulo 20 de la ley, se considera desleal cualquier práctica comercial que sea susceptible de afectar el comportamiento del consumidor o usuario. Como práctica comercial que incluye la publicidad comparativa, es desleal aquella que “en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor…”.¹

Al respecto, la doctrina de ese país, considera que la amplitud de la norma permite incluir “la similitud de productos, de su presentación comercial o de sus signos distintivos o incluso la aproximación o semejanza entre campañas publicitarias”², como actos desleales. Es decir que, con los datos que conocemos, para que se pueda configurar la conducta habría que esperar cómo los nuevos titulares utilizan la marca, cómo distinguen los establecimientos y ofrecen los productos, esto es, estamos en un escenario especulativo que impide un análisis medianamente objetivo. En todo caso, la norma sería aplicable al caso, dependiendo de los hechos.

La otra hipótesis legal de la norma ibérica, es el de la práctica engañosa por confusión que plantea un caso específico. En efecto, el artículo 25 de la ley 3 de 1991, considera que es una conducta engañosa por confusión la promoción de un bien o servicio que sea similar al comercializado pero para inducir “de manera deliberada” al consumidor o usuario que el bien o servicio procede del empresario, no siendo esto cierto. En este caso se requiere una conducta dolosa del empresario para engañar al consumidor frente a la procedencia de un bien o servicio, aunque derivada exclusivamente de la apariencia externa del producto o de su forma de presentación. ³

También, la norma a la que nos estamos refiriendo incluye el omitir información como génesis de deslealtad. Para que la omisión pueda ser considerada desleal, la información omitida debe ser aquella necesaria y sustancial lo cual dependerá del contexto en que se suceden los hechos. En nuestro caso, la trascendencia de los hechos seguramente requerirá de un disclaimer de parte del nuevo titular si man5ene su intención de explotar el mismo mercado del empresario en Colombia. Para esto, la norma trae un artículo especial que regula las omisiones que se consideran engañosas en el artículo 7. Según esta norma, ocultar u omitir información necesaria para que el destinatario pueda tomar una decisión informada.⁴ El carácter de necesariedad de la información omitida para que se pueda considerar desleal, resultará de analizar el contexto de la publicidad que necesariamente tiene que ver con la puesta en escena que haga el nuevo titular del establecimiento donde decida explotar la marca.⁵ En este sentido, se debe mirar colores, disposición del mobiliario, slogans, etc.

4. Una posible confusión a pesar de un océano de distancia

4.1 Las especiales circunstancias. El éxodo colombiano

Lejos de pretender haber agotado el tema, pasamos a tocar un interesante tópico que no es habitual en el mundo de la competencia desleal, sobre todo entre agentes separados por un océano, donde la posibilidad de causar confusión o engaño debería ser tan lejana como la distancia que los separa.

El fenómeno migratorio de colombianos hacia España es inocultable. Las cifras sitúan el año pasado en alrededor de 580 mil los colombianos empadronados en este país⁶, es decir colombianos en situación regular, así que no es diXcil pensar que la cifra es muy superior si tenemos en cuenta los que se encuentran en situación irregular y aquellos turistas que continuamente visitan ese país.

4.2 Los efectos sobre una eventual competencia desleal

Basados en descrito anteriormente, la pregunta sería: ¿qué incidencia tendría este fenómeno ante una eventual realización de actos de competencia desleal?. Pues, que haría posible que se presente un caso de confusión entre un agente presente en un mercado frente a otro que no tiene presencia.

Nos explicamos: que dos agentes tengan presencia en distintos mercados relevantes geográficos hace que la posibilidad de que se tipifiquen conductas que requieren para su configuración de un punto de referencia como lo son la confusión o el acto de comparación, es mínima, ya que lo que sucede al momento de enfrentar al consumidor con la conducta infractora es que no tiene con qué comparar o con quien confundirse, por lo que la conducta no podría tipificarse.

No obstante, para demostrar que a pesar de la inexistencia física del competidor, de la marca y/o del producto en un mercado relevante donde se encuentra el presunto agente desleal, se exigiría un nivel probatorio muy alto y unas circunstancias muy particulares para convencer al juez que en el mercado relevante el consumidor o usuario conoce ambos bienes o servicios, que se encuentran a su alcance y que por las circunstancias del caso pueda darse el caso en que adquiera uno pensando que es otro, por su apariencia o por la puesta en escena, o que tenga la misma procedencia. De lo contrario, es decir si el consumidor no conoce el producto similar, el demandante carecería de legitimación ya que sus intereses no estarían perjudicados⁷ o, se trataría de una conducta atípica, miremos:

En un caso en donde el titular de una marca que distinguía una óptica de tradición en la ciudad de Bogotá D.C., demandó por competencia desleal al titular de un establecimiento de comercio en Apartadó en el departamento de Antioquia⁸, porque utilizaba su marca para distinguir su establecimiento. En esta decisión, la SIC descartó la deslealtad teniendo por demostrada la excepción de falta de legitimación, ya que el demandante no pudo probar cómo sus intereses se vieron afectados por la conducta ya que no hacia presencia en ese mercado ni tampoco pudo establecer que tenía la intención de hacerlo. Específicamente, la SIC dejó claro que una cosa es la protección otorgada a la marca y otra muy distinta la que otorga la ley de competencia desleal que tienen un espectro más amplio.

De todas maneras, incluso así el demandante hubiere demostrado su intención de entrar al mercado, en un caso como estos donde el demandante no tenga presencia en el mercado donde se dé el uso de su marca o signo distintivo, no puede darse la confusión simplemente por el uso del mismo signo distintivo o uno muy parecido y que se trate de los mismos bienes o servicios, sino que además hay que demostrar que en la mente del consumidor se genera esa confusión a partir del conocimiento de la otra marca o del otro establecimiento.

El conocimiento previo del consumidor lo llevaría a entrar a un sitio o escoger un bien bajo el convencimiento de que se trata de ese que él conoció directamente, en su país de origen por ejemplo o por tratarse de una marca notoria o como en nuestro caso de Frisby, en mercados donde por la alta presencia de colombianos se pueda establecer que a pesar de que la marca colombiana no se encuentra fisicamente en España, sí lo está en la mente de nuestros compatriotas, pero por supuesto, esto debe ser objeto de estudios conclusivos de mercado que delimiten mercados relevantes específicos donde se pueda demostrar la presencia de colombianos que puedan verse confundidos creyendo que el establecimiento o el bien se encuentra distinguida por la marca que conocieron.

3. Sobre la explotación de la reputación ajena

Otro tema, es la explotación de la reputación ajena como acto desleal. Esta conducta que en Colombia se tipifica en el artículo 15 la Ley 256 de 1996, contempla dos hipótesis: la primera que tiene que ver con el aprovechamiento en el mercado de la reputación que tiene otro en el mercado y la segunda, con una presunción según la cual cuando se utilicen signos distintivos sin autorización o denominaciones de origen falsa o engañosas, será un acto desleal “aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo» , «clase», «género», «manera», «imitación», y «similares».”⁹

Ambas hipótesis tienen en común que es necesario para el demandante demostrar que tiene un reputación en el mercado, en este caso, en un mercado relevante diferente a aquel en el que normalmente ha ejercido su actividad comercial. La tarea de demostrar la reputación allende los mares, se antoja bastante compleja ya que la jurisprudencia ha reconocido que si bien no existe una tarifa probatoria para demostrar la reputación, sí es una carga para el demandante la de probar que cuenta con una reputación en el mercado, ya que no se puede proteger lo que no se tiene, y que además ha sido explotada por otro,.¹⁰ En este sentido, parecería un contrasentido reclamar una reputación sin estar presente en un mercado, a no ser casos especiales de marcas notorias que no garantiza necesariamente que por ello pueda generarse automáticamente una reputación.

Esto es apenas un abrebocas ya que ciertamente se trata de ejemplos y situaciones que se derivan de la experiencia, pero ya estamos sabidos que la realidad supera la imaginación. En fin, el tiempo nos permitirá conocer si el desarrollo del tema tiene las implicaciones que para el derecho marcario y la competencia desleal se vislumbran, ya que no será el último caso de conflicto de marcas colombiana que son explotadas en el exterior o viceversa.

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1. Artículo 20 Ley 3 de 1991. España. ↩︎
2. DÍAZ GÓMEZ. E.: “Prácticas Comerciales Engañosas y su Represión por el Derecho de la Competencia Desleal. Especial referencia al ámbito publicitario”, Ed. Colex, 2023, Coruña, p. 158. ↩︎
3. Ídem, p. 156. ↩︎
4. TATO PLAZA, A. FERNANDEZ CARABALLO-CALERO, P. HERRERA PETRUS, C.: “La Reforma de la Ley de Competencia Desleal”, Editorial La ley, Madrid, 2010, p. 120 y ss.. ↩︎
5. DÍAZ GÓMEZ. E.: “Prácticas Comerciales Engañosas y su Represión por el Derecho de la Competencia Desleal. Especial referencia al ámbito publicitario”. Op. cit, p. 158. ↩︎
6. h]ps://www.ine.es/dyngs/Prensa/CENSO2024.htm ↩︎
7. Artículo 20 ley 256 de 1996. ↩︎
8. Sentencia 1 de 2008. Superintendencia de Industria y Comercio. ↩︎
9. Artículo 15 Ley 256 de 1996. ↩︎
10. Entre otros: Sentencias Tribunal superior de Bogotá. Sala Civil: Rad: 2013-19200-01, del 10 de septiembre de 2014. M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas; Rad: 110013199001200858739-01, del 20 de febrero de 2013. M.P. Ana Lucía Pulgarín Delgado. ↩︎