UNAS ANOTACIONES DEL CASO FRISBY, DESDE LA COMPETENCIA DESLEAL – PARTE I

Por: Dionisio Manuel de la Cruz Camargo

Introducción

El gran revuelo que ha causado la noticia del uso de la marca Frisby que distingue en Colombia a una reconocida cadena de restaurantes de pollo frito, en Europa y particularmente en España, nos permite proponer la discusión en un interesante escenario propio de un mercado ampliado y una economía digital. De acuerdo con las noticias, una persona registró la marca Frisby en España, aprovechando, aparentemente, que la marca colombiana no renovó el registro que tenía o no la había utilizado en los últimos cinco años.¹

1. Una aproximación inicial

No es extraño que la competencia desleal salga a relucir en problemas inicialmente marcarios. Es menester recordar que esta disciplina surgió para proteger los bienes de propiedad industrial más allá de las acciones por infracción marcaria propiamente dicha, como se refleja en el hecho de que en el Convenio de Paris de 1889 de propiedad industrial, se establecieron en el articulo 10 b bis conductas consideradas desleales, relacionadas con el uso abusivo de la marca, la patente o el nombre comercial y demás bienes que protegen la innovación, la creación y sobre todo la distintividad, pero luego, la evolución del mercado hizo que se fuera ampliando el catálogo de conductas consideradas desleales, surgiendo la competencia desleal como una disciplina autónoma ordenadora del mercado², aunque conservando su raíz como una regulación que protege a la propiedad industrial.

Por motivos de espacio, nos referirnos sólo a dos perspectivas de lo que sería un caso como este desde el punto de vista de la competencia desleal, trayendo a colación en un primera parte, un par de antecedentes que serían aplicables a casos similares que se tipificaron como actos que vulneraron la cláusula general principalmente, y lo que serían los actos de confusión y de engaño cuya realización puede ser previsibles; en la segunda parte, analizaremos el reto que podría significar para las normas de competencia desleal el hecho que puedan producirse actos desleales entre productores y entre estos con consumidores situados en mercados relevantes geográficos separados por más de diez mil kilómetros.

2. Los antecedentes

Comenzaremos con los antecedentes que podrían ser aplicables al caso. En la jurisprudencia colombiana algunos casos se han manejado a través de la aplicación de la cláusula general presente en el articulo 7 de la ley 256 de 1996, y luego repasaremos los escenarios que el uso efectivo de la marca por el “nuevo titular” podrían originar desde la deslealtad.

Las normas de competencia desleal, se han mantenido vigentes a partir del establecimiento de una arquitectura legal que incluye cláusulas generales que establecen patrones de comportamiento cimentados bajo principios como usos honestos en materia industrial o comercial, así como la diligencia profesional como la norma Europea que pretendió unificar el parámetro utilizado en el viejo continente³ o la buena fe mercantil como la norma colombiana⁴. Estos principios se entienden reflejados en los comportamientos específicos y además sirven para cobijar conductas no tipificadas expresamente pero impregnadas de mala fe y en este sentido, a través de la cláusula general es posible para el juez tipificar conductas que siendo contraria al principio general, no fueron previstas en las normas que describen comportamientos concretos.⁵ Este principio fue ratificado por nuestra CorteSuprema. Al advertir que la cláusula general está dispuesta “a fin de encuadrar supuestos de competencia desleal no previstos por el legislador, para evitar una posible obsolescencia de la ley”.⁶

En casos como el de Frisby podríamos encontrarnos ante un acto ligado a la mala fe. Al respecto un par de antecedentes. Un extrabajador registró el signo distintivo de la empresa donde laboraba a sabiendas que esta no lo había registrado, por lo que aprovechó esta circunstancia para posicionar sus productos en su propia empresa. En este caso, la SIC en su momento consideró la conducta como desleal habida cuenta de que: “Desde esta perspectiva, se estima que aun cuando una solicitud de registro marcario representa una gestión particular ante autoridad pública que se presume ceñida a los postulados de la buena fe (Constitución Política, art. 83)38, dicha presunción puede ser desvirtuada cuando se demuestre que el objetivo del solicitante no es el de registrar el signo para proteger la función distintiva y competitiva que está llamado a cumplir, y en virtud de la cual se justifica su protección, sino que su finalidad es la de causar un perjuicio injusto u obtener un provecho injustificado a partir del esfuerzo ajeno…”⁷

En otro caso, un distribuidor registro la marca en Colombia de su proveedor en el extranjero, a lo que el Tribunal Superior sentenció: “Por tanto, en modo alguno puede convenirse en que la falta de registro de la marca habilite su utilización inescrupulosa en detrimento de los derechos de su verdadero dueño”.⁸

Los casos tienen en común la existencia de un contrato previo entre la partes que permitió a los demandados conocer de primera mano que el demandante utilizaba una marca sin registro y aprovechándose de la situación, procedieron a registra las marcas a su favor para explotarla contra quien la venía explotando, generando el elemento de mala fe que activó la cláusula general.

2. Lo que sucedería al utilizar la marca el “nuevo titular”

Los casos descritos cobijarían la primera etapa del desarrollo de una actividad comercial, en la que alguien se aprovecha de un descuido para registrar un marca o un signo distintivo a su favor, pero en caso de que el “nuevo titular” de la marca haga uso de ella en el mercado se podrían originar otras conductas desleales.

Partimos de la base de que es legal la concesión de la marca al nuevo titular, pero esto no borra lo sucedido ni el uso que pudo haberle dado el anterior titular, es decir, que existió en el mercado una marca explotada por ese otro titular y la forma como perdió el derecho por el nuevo registro que necesariamente tienen efecto en el mercado. Las conductas que naturalmente se pueden vislumbrar son la confusión, el engaño y la explotación de la reputación ajena.

3. Respecto de eventuales actos de confusión

Sobre la confusión que se podría generar, nos basamos en el articulo 10 de la ley 256 de 1996 y su espejo el articulo 6 de la ley 3 de 1991 modificada por la ley 29 de 2009 en España, según la cual es desleal crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. La confusión se debe generar por el uso abusivo de un bien de propiedad industrial ya que si lo que se genera por un imitación exacta y minuciosa de las prestaciones mercan1les, lo que popularmente se conoce como piratería, en Colombia sería un acto de Imitación tipificado en el articulo 14 de la Ley 256 de 1996.

3.1 La confusión desde la legislación colombiana

La confusión a la que se refiere el articulo 10 de la Ley 256 de 1996, puede ser directa o indirecta.⁹ La directa se sucede cuando el signo distintivo utilizado para distinguir la actividad, las prestaciones o el establecimiento es tan parecido al utilizado por otro agente en el mercado que el consumidor puede acceder al bien al establecimiento en este caso creyendo que es el mismo y solo con un análisis más o menos cuidadoso, dependiendo del tipo de bien o servicio, puede distinguir entre los bienes y establecimientos o entre los productos.¹⁰ Para que esta forma de confusión se tipifique es necesario realizar un análisis más allá que el tipicamente marcario de similitudes fonéticas o de imagen, para adentrarse en la dinámica del mercado y el impacto de la conducta sobre el consumidor. En estos casos, se debe analizar el tipo de producto, ya que si es de aquellos donde el consumidor presta especial cuidado, el riesgo de confusión disminuye, esto es, por mucha similitud que exista en el signo distintivo y cómo se utilice, al consumidor le será posible distinguir entre bienes o establecimientos.¹¹

También, factores como el canal de comercialización, ya que el uso de canales distintos haría que el consumidor no tenga a la a mano el producto o establecimiento de referencia para confundirse. En un caso como el de Frisby, sería necesario determinar la nueva marca en sí misma frente a la utilizada por el anterior titular, ya que la nueva marca podría tratarse de una simplemente nominativa (sólo el nombre) o mixta (nombre y diseño) frente a la original; o de la misma manera, se deberá establecer cómo la marca va a ser utilizada por el nuevo titular sobre los productos o para distinguir los establecimientos.

La otra forma de confusión es la confusión indirecta o por asociación. Esta modalidad de confusión se refiere al origen empresarial de los bienes o establecimientos, dado que por las circunstancias puede creerse por el consumidor que a pesar de ser distinguibles las marcas o los signos distintivos, tienen el mismo origen empresarial. No son casos tan frecuentes ya que siendo el factor principal que origina la confusión la marca, un diseño o una patente que otorgue además distinción a un producto o servicio, en la confusión indirecta hay que determinar el contexto dentro del cual se desarrolla la conducta demandada para poder concluir que a pesar de la diferencia desde el punto de vista del signo distintivo, el consumidor considera que las empresas o productos tienen el mismo origen empresarial o están vinculadas entre sí.¹²

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1. https://www.infobae.com/colombia/2025/06/01/frisby-colombia-destapo-sus-cartas-y-dijo-como-se-defendera-contra- empresa-espanola-para-recuperar-su-exclusividad/. https://redmas.com.co/tendencias/Frisby-Espana-les-responde-a- los-colombianos-tras-fuertes-criticas-en-el-pais-El-nombre-no-cambia-la-ambicion-tampoco-20250529-0024.html. Entre otros medios que han difundido la noticia. ↩︎
2. FONT GALAN, JI.: “ConsDtución Económica y Derecho de la Competencia”, Ed. Tecnos, 1987, p. 90-105. ↩︎
3. La Directiva 2005/29/CE cambió el parámetro de conducta que regía la lealtad en el mercado por el de la diligencia profesional a la luz del ar\culo 5.2, con lo cual se reemplazaron los antiguos criterios de buena fe y usos honestos que reglaban la conducta, con el objetivo de unificar la doctrina en los estados miembros. RUIZ PERIS, JI.: “Una Reforma Consumerista de la Ley de Competencia Desleal o Reforma no Siempre Significa Mejora”, en RUIZ PERIS, JI.(dir): “La
   Reforma de la Ley de Competencia Desleal”, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, p. 43, citado en: DE LA CRUZ CAMARGO, DM.: “El Perfilamiento del consumidor. La incidencia de las nuevas tecnologías en las conductas de mercado”, Ed. Universidad Externado de Colombia, 2025, capítulo IV ↩︎
4. Articulo 7 Ley 256 de 1996. ↩︎
5. MARTINEZ SANZ, F.: “Cláusula General”, en MARTÍNEZ SANZ. F. (dir): “Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal”, Editorial Tecnos, Madrid, 2009., p. 64. ↩︎
6. Sentencia Suprema de JusDcia de 13 de octubre de 2021 (SC 4174-2021) M.P. Aroldo Wilson Quiróz Monsalvo. ↩︎
7. Sentencia 11 de 2006, Superintendencia de Industria y Comercio ↩︎
8. Tribunal Superior de Bogotá. Rad: 2012-31117, 23 de abril de 2014. M.P. Nubia Esperanza Sabogal Barón. ↩︎
9. Tribunal Superior de Barranquilla. Sala Quinta de Decisión. Rad: 43023 del 17 de marzo de 2021. Tribunal Superior de Bogotá. Sala Quinta de Decisión Civil. Rad: 01-2014-38508-01, del 29 de agosto de 2018. ↩︎
10. Sentencia 11307 de 2018. Superintendencia de Industria y Comercio. Casos similares en Tribunal Superior de Barranquilla. Sala Tercera Civil-familia. Rad: 08-001-22-13-000-2012-00395-01. M.P. Lilian Pájaro de De Silvestri. ↩︎
11. Sentencia 780 de 2012. Superintendencia de Industria y Comercio. ↩︎
12. BERCOVITZ RODRÍGUEZ -CANO, A.: “Apuntes de Derecho MercanDl”. Ed. Aranzadi, 7ma edición, Madrid, p. 367. ↩︎